미국 특허법에 있어서 1952년 이래 가장 큰 변화를 가져올 것으로 예상되었던 미국 특허법 개정안(Leahy-Smith America Invents Act)이 2011년 9월 16일 오바마 대통령이 서명함으로써 법으로 확정되고 지난 2013년 3월 16일부로 시행되었다. 가장 큰 변화로 손꼽히는 것은 지금까지 다른 나라들과 달리 미국이 독특하게 유지해오던 “발명우선주의”를 버리고 “출원우선주의”을 택했다는 것이다.
이번에 도입된 “발명자 선출원주의”는 한국, 일본, 유럽 등지에서 시행되고 있는 일반적인 선출원주의와는 다르다. “발명자 선출원주의”는 선출원주의와 선발명주의를 통합한 제도로, 발명가를 보호해주는 제도라고 할 수 있다. 즉, 먼저 출원한 사람이 권리를 갖는 점에 있어서 기존의 선출원주의와 유사하다고 할 수 있지만, 출원인이 반드시 발명자여야 한다는 점에서 차이가 있다.
지금까지 선발명주의가 적용되는 상황에서는, 특허 출원을 먼저 한다고 해서 반드시 해당 특허에 대한 권리를 받으리라는 보장이 없었다. 왜냐하면, 나중에 출원되었더라도 먼저 발명이 이루어졌다는 것을 증명할 수 있으면 특허는 나중에 출원한 발명자에게 돌아갈 수 있었기 때문이다. 하지만 “발명자 선출원주의”가 적용되면서 먼저 발명했다는 증명으로는 권리를 얻을 수 없으므로 발명이 완성되면 가급적 빨리 특허출원서를 제출해야 한다.
“발명자 선출원주의” 시대의 도래와 함께, 발명자들은 특허 출원에 있어 다음과 같은 점들을 유의해야 할 것이다.
첫째, 발명 완성 시점과 특허출원 시점의 간격을 최소화해야 한다는 점이다. 발명을 완성해놓고도 특허출원을 늦춘다면 다른 발명자와 특허출원일 경쟁에서 뒤져 특허를 놓칠 수도 있다.
둘째, 만약 발명을 마치고서도 바로 특허출원을 하기 어려운 이유가 비용 때문이라면 정식출원이 아닌 가출원 제도를 이용하여 최초출원일을 최대한 앞당기는 것이 필요하다.
셋째, 발명은 작은 모듈로 나눌 수 있는 경우가 있다. 이 경우에도 발명과 특허출원을 모듈별로 나누어서 진행하는 편이 더 좋다.
이상에서 알아본 바와 같이 미국 특허 제도의 큰 줄기 가운데 하나인 “선발명주의”가 “발명자 선출원주의”로 바뀜으로써 발명자와 특허전문가들은 한편으로는 과거와는 다른 방식으로 발명하고 사고할 것을 요구받고 있다. 새로운 제도의 장점을 제대로 파악하고 대처한다면 새로운 특허법의 최고의 수혜자가 되는 기회를 얻을 수도 있을 것이다.
※ 동 내용은 LA IP DESK에서 지난해 미주 한국일보에 연재한 칼럼을 인용하여 재정리한 내용임을 첨언합니다.
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미국 특허법 개정, 선 발명에서 선 출원으로
